G-20

 
 

登録商標「スーパーグリップ」無効審決取消請求事件:東京高裁平成14年(行ケ)266号平成15年1月21日判決(18民)〈棄却〉

〔キーワード〕 
指定商品の但し書、「その類似商品を除く」の範囲、商品区分の変更、出願人の補正意思

 

〔事  実〕


 
 L社は、文字標章「グリップ」について、昭和41年11月22日に旧第25類の商品を指定して出願したところ、旧旧第18類「コンパス」を指定商品とした標章「Clip/クリップ」の商標登録第331998号が引用されて拒絶された。そこで、旧第25類の指定商品の記載「紙類,文房具類」から前記コンパスに類似する商品である「三角定規,地球儀,計算尺,そろばん,及びその類似商品」を除外したことによって、商標登録第840669号として登録された。したがって、出願人であるL社は、当該商標「グリップ」については、拒絶引用された旧旧18類の「コンパス」に類似する商品である「三角定規,地球儀,計算尺,そろばん及びその類似商品」だけが、旧第25類の「文房具類」から除外されて登録されたものと考えていたから、その後、2回行われた更新登録出願時の使用商品として、1回目は「事務用クリップ」、2回目は「クリップファイル」を挙げて登録したし、「ペン及び鉛筆類」の筆記具も当然、登録商標の範囲に含まれていると考えていた。
 ところが、P社が、本件標章「SUPER GRIP」を、第16類「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」を指定商品として、平成12年1月28日、商標登録第4356559号として設定登録をした。P社は、その使用商標「SUPER GRIP」については、L社との間に前記「グリップ」の登録商標の使用許諾を契約していたが、登録された後は契約を更新しなかった。
 そこで、L社はP社の商標登録第4356559号に対し、自社の前記発行商標「グリップ」を引用商標として登録無効審判を請求した。しかし、特許庁は、請求不成立の審決をした。その理由は、両商標は、指定商品において類似しないことが唯一の理由であり、標章の類否については判断を全く示さなかった。(無効2000-35527号平成14年4月17日審決)

 

〔審決の判断の要旨〕


 
 本件商標と引用商標の商品の類否についてみるに、引用商標は、その登録出願時(昭和41年11月22日)の商標法施行規則(旧)別表第25類「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」を指定商品として、登録されたものである。
 そうすると、引用商標の出願から登録までの経過において、原告(審判請求人)の主張する商品類別第18類「コンパス」を指定商品とする登録第331998号商標(昭和14年10月25日登録出願)を引用されたことをもとに、その指定商品「紙類、文房具類」から「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品」を除外する補正がなされて登録されたものであるとしても、この場合における「類似商品」の範囲というのは、その指定商品の補正がされた時点における商品の類似の範囲と解するのが相当であり、これに反する原告の主張は採用できない。
 そこで、引用商標の指定商品中の「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」の範囲を検討するに、商標法施行規則(旧)別表第25類所定の商品例示をみると、この商品中の「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」は、「文房具類」の概念に属する商品ということができる。そして、「特許庁商標課編『商品区分』に基づく類似商品審査基準」をみるに、前記商品は、商品区分第25類の「文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」に属するものと認められ、この範疇に属する商品は、その用途、販売場所等を総合するに、互いに類似する消費というのが相当である。また、「文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」と、「柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」の商品は、その用途、販売場所を異にするから、非類似の商品というのが相当である。
 そうすると、引用商標の指定商品「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」とは、実質的には、「紙類、柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を指定商品として登録されたものというべきであって、該指定商品中には、「文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」が除外されているものと認められるものである。
 してみると、本件商標の指定商品「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」は「文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」の範疇に属する商品というのが相当であるから、引用商標の指定商品「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」とは、その生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲等から総合的に観察するに、一致する点を見出し難いものであるから、両商品は、互いに非類似の商品といわなければならない。
 なお、請求人は、引用商標の商標権については1回目及び2回目の更新登録出願において、第1回目は商品「事務用クリップ」、また、第2回目は商品「クリップファイル」に登録商標を使用していることが認められ、更新登録がされており、さらに、他人の商標登録第1487803号についても、引用商標と同様の但し書による商品除外の登録例に類似群コード「25B01」が記載されているので、引用商標の指定商品は、「文房具」」に属する「ペン及び鉛筆類」である「万年筆、鉛筆」等の筆記具については削除されていない旨主張しているが、たとえ、そのような事実があったとしても、「類似商品」の範囲は、前記の如く解するのが相当であり、また、特許庁の電子図書館より検索した詳細表示という審判甲第6号証中に「文房具類(柄付き捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」の類似群を表すものとして用いられている「25B01」のコードが付されているとしても、このコードはあくまでも「参考情報」を示しているにすぎず、検索等の便宜をも考慮して付与されているにすぎないから、本件商標の商標公報の類似群コードに同一の「25B01」が付されている理由のみをもって、類似群コードを共通にする商品同士が直ちに類似の商品となるものではない。
 してみれば、本件商標は、引用商標と、商標の類似について判断するまでもなく、指定商品において類似しないものであるから、商標法4条1項11号に違反して登録されたものではない。
 したがって、本件商標は、商標法46条1項の規定により、その登録を無効とするはできない。
 

〔高裁の判断〕

  1 本件商標及び引用商標について
(1) 本件商標は、「SUPER GRIP」の欧文字を横書きしてなり、別紙の(1)に示されるとおりの構成態様のものであって、平成11年5月20日に登録出願され、第16類「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものである。
(2) 引用商標については、証拠及び弁論の全趣旨により、次の事実を認めることができる。
 引用商標は、「グリップ」の片仮名文字を横書きしてなり、別紙の(2)に示されるとおりの構成態様のものであって、昭和41年11月22日に(旧)25類「紙類、文房具類」を指定商品として、福井商事株式会社(原告の旧名称)により商標登録出願された。
 これに対し、(旧旧)18類「コンパス」を指定商品とする登録第331998号の商標「Clipクリップ」(特公昭15−2244、昭和14年10月25日出願、商標の構成態様は、頭文字の「C」を一際大きく記し、その後に文字間隔を詰めたやや小さい文字の「lip」を続けて「Clip」とした欧文字の下に「クリップ」の片仮名文字を小さく表してなるもの。以下「「Clip」商標」という。)を引用商標として、商標法4条1項11号該当を理由とする拒絶理由が通知された。
 この拒絶理由通知に対応して、引用商標の出願人は、昭和43年12月26日付けで意見書に代わる手続補正書を提出し、願書の指定商品の記載を(旧)25類「紙類および文房具、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」と補正した。
 引用商標は、昭和44年10月15日登録査定され、同年12月9日に、商品の区分及び指定商品を(旧)第25類「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」として、商標権の設定登録(商標登録第840669号)がされ、その後、昭和55年3月28日(第1回目)、平成2年8月29日(第2回目)及び平成12年1月18日(第3回目)の3回にわたり存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。なお、第1回目及び第2回目の更新登録は、「事務用クリップ」及び「クリップファイル」について引用商標を使用している事実を証明することによって、認められたものである。

2 商品の類否について
 まず、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と類似するか否かを判断する。
(1) ここでの争点は、引用商標における指定商品の表示「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」の解釈であり、より具体的には、「但し・・・を除く」の記載(以下「但し書」ということがある。)によって除外された「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん及びその類似商品」の範囲である。これは、引用商標の指定商品「紙類、文房具類」に残されたもの(審決のいう引用商標の「実質的な指定商品」)は何か、と言い換えてもよい。
(2) 上記争点について、審決は、引用商標の指定商品からは、「文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」が除外されており、引用商用の指定商品は、実質的には、「紙類、柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」であるとした。この判断に至る審決の論理は、@引用商標につき但し書で指定商品から除外された商品のうち「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」は、商標法施行規則(旧)別表の商品例示によると、「文房具類」の概念に属する商品である、A特許庁の「『商品区分』に基づく類似商品審査基準」によれば、「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」は、同審査基準の「第25類 紙類 文房具類」中の「文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」に属するところ、この範疇に属する商品は、互いに類似する商品というのが相当である、Bそうすると、「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」の「類似商品」とは、「文房具類(柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱を除く。)」であり、これを除外した後に「文房具類」に残るのは、「柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」であるから、引用商標の実質的な指定商品は、「紙類、柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」である、というものであると解される。
(3) しかしながら、審決の上記判断は、以下の理由により、是認することができない。
 商標法にいう指定商品とは、商標登録出願人が商標法6条1項の規定により、商標登録出願の願書に、その出願に係る商標を使用するものとして指定した商品であるところ、商標登録出願に当たり、いかなる商品を指定商品とするかは、出願人の意思に委ねられているのであるから、願書に指定商品として記載されたものがどの範囲の商品(商品群)であるかは、第一義的には、願書に指定商品を記載することによって表示された意思の客観的な解釈の問題であるということができる。このことは、願書の指定商品の記載が「商品X、但しA及びその類似商品を除く。」という表現形式を採っている場合も同様であって、商標を使用する商品として指定されているものの内容は、記載の解釈によって定まり、これが定まった後に初めて、対比されるべき商標の指定商品との間で商品が類似するか否かを判断することになるのである。もとより、願書に記載された指定商品の解釈は、商標権の効力が指定商品と同一の商品及び類似の商品に及ぶことを考えれば、出願人の主観的意図のみに基づくものであってはならず、商標権の及ぶ商品の範囲を公示するものとして商標公報及び登録原簿に記載された指定商品の記載(表示)を第三者がどのように理解するかという観点からする客観的解釈でなければならない。そして、事の性質が表示の解釈である以上、指定された商品の範囲についての判断の基準は、商標法4条1項11号(商標登録阻却事由)にいう商品の類否判定について用いられる判定基準、すなわち、同一又は類似の商標を使用した場合に出所の誤認混同を生ずる商品かどうかを取引の実情(生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲等)を考慮して判断するという、出所混同が生ずる客観的範囲に基づく判定基準とは自ずと異なったものになると考えられる。
 ところで、審決は、引用商標の指定商品の記載「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」における「その類似商品」を、特許庁の「『商品区分』に基づく類似商品審査基準」に基づいて判断したが、これは、指定商品記載中の「その類似商品」という用語にとらわれて、これを商標法4条1項11号にいう「類似する商品」と同視し、同号の商品類否についての判定基準をそのまま「その類似商品」の解釈に持ち込んでいる点において、誤りであるといわざるを得ない。
 すなわち、「『商品区分』に基づく類似商品審査基準」は、特許庁が商標の登録審査において商品の類否を判定する際の一般的標準を定めたものであって、その    (四角カッコ)で囲った見出しの商品に含まれる商品は原則として互いに類似商品と推定されるというものであるところ、この場合における商品の類否判定は、先願登録商標と同一又は類似の商標が同一又は類似の商品について登録されることを防止するためになされるものであるから、同審査基準において商品Aの類似商品とされる範囲は、A商品を指定商品とする商標(先願登録商標)とX商品を指定商品とする商標(出願商標)について、それらの商標を使用した商品相互の間で出所の誤認混同を生ずるおそれがあるかという観点に立って定められているものと解される。このような、出所混同を生ずる範囲という観点から定められる「商品Aの類似商品」と、出願人が商標を使用する商品を指定するに当たって、指定商品から除外するものとして表示された「商品Aの類似商品」の範囲とが、必ずしも一致するものでないことは、先に述べたところから明らかである。
 本件に即して述べると、先願登録商標の指定商品が「A」と記載されている場合には、商標法4条1項11号にいう商品Aに「類似する商品」の範囲を上記審査基準に従って判定することができるが、指定商品の記載が「X 但しA及びその類似商品を除く」となっているときには、「但し・・・を除く」の文言によって、指定商品の範囲は、「XからA及びAの類似商品を除いたもの(X−AとAの類似商品)」となっているのであるから、上記審査基準を適用し得るのは「X−AとAの類似商品」についてであって、除かれる「Aの類似商品」については、上記審査基準に示された判定基準がそのまま妥当するものではないのである。
(4) そこで、引用商標についての指定商品の記載「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く。」に立ち帰って、上記記載中の但し書にいう「その類似商品」をいかに解釈すべきかを検討する。
ア まず、引用商標は、昭和41年11月22日の出願であるから、その指定商品の表示は、その出願時において適用されていた商標法施行規則(旧)別表に基づいているものと解される。
 そこで、商標法施行規則(旧)別表の第25類「紙類 文房具類」を参照すると、同(旧)別表25類の商品は、「紙類」と「文房具類」に大分類され、後者の「文房具類」は、さらに「一 事務用紙」、「二 鉛筆類」、「三 絵画用材料」、「四 その他の文房具類」に中分類され、「四 その他の文房具類」中に、「定規」、「そろばん」、「計算尺」が掲げられていることが認められる。なお、「地球儀」は商標法施行規則(旧)別表25類には例示されていないが、現行の商標法施行規則別表第16類の「九 文房具類」中の中分類「(四) その他の文房具類」には、「定規」「そろばん」とともに「地球儀」が記載されているから、(旧)別表の下でも「その他の文房具類」に属する商品と解される。
イ 以上のことを念頭において、引用商標の指定商品の記載をみると、「・・およびその類似商品を除く。」との記載の直前には、「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」と記載されているから、ここでいう「その類似商品」とは、直前に例示された商品「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」と共通点を持つものとして、これらの商品から容易に類推される商品を意味しているとみるのが文脈に即した最も自然な理解である。
 そして、例示された「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」が、いずれも「事務用紙」、「鉛筆類」、「絵画用材料」とは異なる中項目で括られた「その他の文房具類」に属する商品であることからすれば、「その類似商品」として通常想起される商品の範囲は、広くみてもせいぜい「その他の文房具類」に属するものの範囲にとどまり、これを超えて、「事務用紙」、「鉛筆類」、「絵画用材料」にまで及ぶものではないと解するのが相当である。
ウ 被告は、引用商標の指定商品の記載の解釈は、「但し・・・その類似商品を除く」との補正がされた時点における類似商品の範囲を基準としてなされるべきであり、審決が補正時における「『商品区分』に基づく類似商品審査基準」に依拠して、「その類似商品」とは「三角定規、地球儀、計算尺、そろばん」が属する「文房具類」(大分類)のうち「柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」を除くすべての商品であると判断したことは正しいと主張する。
 しかしながら、「但し・・・およびその類似商品を除く」と記載された場合の「類似商品」の範囲について上記審査基準に示された判断基準が直ちに当てはまるものでないことは前示のとおりである。
 しかも、「その類似商品」を審決のように解するときは、指定商品に「文房具類」との記載があるにもかかわらず、実際には、商標法施行規則(旧)別表に第25類「文房具類」として例示されたすべての商品(「一 事務用紙」、「二 鉛筆類」、「三 絵画用材料」及び「四 その他の文房具類」の項目分類の下に例示されているすべての商品)が除外され、ただ、「『商品区分』に基づく類似商品審査基準」に(旧)25類「文房具類」に類似しない商品として挙げられた「柄付捕虫網、毒つぼ、殺虫管、昆虫胴乱、昆虫採集箱」のみが「紙類」とともに指定商品に残されているということになるが、そのようなことは「文房具類」を記載している指定商品の表示の理解として極めて不自然であって、補正をした出願人はいうに及ばず、およそ商標公報及び商標登録原簿の指定商品の記載に接した世人の予期するところではないというべきである。
エ ちなみに、引用商標の指定商品についてされた補正は、先に認定したとおり、(旧旧)18類「理化学、医術、測定、写真、教育用ノ器械器具、眼鏡及算数器ノ類並其ノ各部 試験管、外科用器械、歯科用具、度量衡器、感光膜、活動写真映画、製図器、体操用器具、望遠鏡、顕微鏡等」に属する「コンパス」を指定商品として登録された「Clip」商標との抵触を回避するためにされたものであり、この補正の経緯からみても、出願人が「文房具類」に属する商品のほとんどすべてを指定商品から除外する意思で補正をしたのでないことは明らかである。
 そして、本件においては、既に説示したとおり、引用商標における指定商品の記載自体からみて、引用商標の指定商品には(旧)25類の「文房具類」に属する商品のうち「事務用紙」、「鉛筆類」「絵画用材料」に属するものが残されていると解されるのであり、補正における出願人の意図が上記のとおりのものと認められる以上、「その類似商品」の範囲を前記イのとおり解しても、出願人が補正によりいったん放棄した範囲を指定商品として回復させるような不当な結果となるものではない。
オ 被告は、また、引用商標の指定商品から除外された「三角定規」等は、販売部門、用途、需要者層の共通性により、本件商標の指定商品「筆記具」が属すると認められる(旧)別表25類の「文房具類中」の「鉛筆類」と類似する旨主張するが、仮に「三角定規」等と「鉛筆類」の間に被告の主張するような共通性を認め得たとしても、前記(2)に述べたとおり、そのことから直ちに鉛筆類が指定商品から除外されるものとして表示された「その類似商品」に含まれるということはできない。引用商標の指定商品表示における「その類似商品」の解釈については、イに示したとおりであり、被告の主張は採用することができない。
(5) 以上によれば、引用商標の指定商品には、「文房具類」中の「事務用紙」、「鉛筆類」、「絵画用材料」に属する商品(鉛筆類(筆記具)を含む。)が残されているというべきである。
 そうすると、本件商標の指定商品(「文房具類」中の「筆記用具」に属する「グリップ部に軟質ゴムの部材を装着した筆記具」)は、引用商標の指定商品と類似する商品であり、本件商標が引用商標と指定商品において類似しないとした審決の判断は、誤りであるといわざるを得ない。

3 商標の類否
 そこで、さらに進んで、本件商標が商標法4条1項11号に該当するかどうかを判断するために、本件商標と引用商標との類否について検討する。
 この点については、当裁判所は、以下のとおり、両商標を互いに非類似と判断するものである。
(1) まず、外観についてみるに、引用商標(別紙の(2))は、片仮名文字のありふれた活字体で「グリップ」と横書きしてなるものである。これに対し、本件商標(別紙の(1))は、やや斜めの丸みを帯びた書体の欧文字で「SUPER GRIP」と書してなる構成態様のものであるから、両商標は外観において明らかに非類似である。
(2) 次に、称呼及び観念についてみるに、片仮名文字で「グリップ」と書してなる引用商標は、その文字どおりの「グリップ」の称呼と外来語の「グリップ」が意味する「握り部」、「握り柄」等の観念を生じさせるものと認められる。
 一方、本件商標は、「SUPER」(スーパー)と「GRIP」(グリップ)の二つの語を含むものであり、「SUPER」の文字部分と「GRIP」の文字部分とは、互いにわずかに離れてはいるが、同一書体の同大の文字で外観上まとまりよく構成されており、視覚的にほぼ一連一体のものとして把握、認識されるものと認められる。そして、本件商標「SUPER GRIP」の日本語読みである「スーパーグリップ」は、格別冗長でもなく、よどみなく一連に発音し得るものであるから、視覚上まとまりのある外観と相俟って、本件商標からは、「スーパーグリップ」の称呼及び観念を生ずるものと認められる。
(3) 原告は、本件商標の構成中の「SUPER」は商品の等級等を表す品質表示語にすぎず、これ自体は自体商品の識別力を有しない部分であるから、識別力を有する語は「GRIP」であり、本件商標からは、「スーパーグリップ」の称呼及び観念の他に、「グリップ」の称呼及び観念も生ずると主張し、本件商標と引用商標とは、取引において相紛れる類似の商標であると主張する。
 確かに、「SUPER(スーパー)」が「上の」「超」という意味を持つものとして日常極く普通に使用される語であることは当裁判所にも顕著な事実であり、その点からすれば、「SUPER」は商品の等級等を表す品質表示語にすぎないという原告の主張にも一理があるということができる。しかし、その一方で、「GRIP(グリップ)」も特別な語ではなく、広辞苑等の日本語の辞書にも「握り」、「握り部」等を意味する語として掲載され、広く知られ、かつ一般的に使用されているものであるから、本件商標が使用される商品である「グリップ部に軟質のゴム部材を装着した筆記具」との関係でいえば、グリップ部に特徴を持たせた筆記具について使用される「GRIP(グリップ)」の語も、商標の使用される商品の特徴部分を記述的に示したものにすぎないという面がある。
 そうすると、本件商標は、その構成中の「SUPER」及び「GRIP」のどちらか一方だけが独立して着目され、商品の出所識別機能を発揮するというよりは、むしろ両者が結合して一体となった「SUPER GRIP」として把握され、識別機能を発揮するとみることが実情に合致すると考えられる。
(4) さらに、本件商標の使用される商品分野における取引の実情をみるに、本件商標の出願の前後を通じて、文房具等のカタログにおいては、筆記具の握り部分を「グリップ」と呼び、握り部をその部材や形状によって「ラバーグリップ」、「三角グリップ」等々と称していることが認められる(乙28〜52)。また、これらのカタログや商品広告の内容からは、筆記具、特にボールペンやシャープペンシルについて、握り易さや指先のフィット感、長時間使用しても疲れにくいことなど追求して、グリップの形状、材質に特徴を持たせた商品が多数開発され、各社によって販売されていることがうかがわれるうえ、商標としても、筆記具、文房具を指定商品として、「グリップ」又は「GRIP」の文字を商標の構成中に含む商標「ITOYASoftgrip」、「Dr.GRIP」、「FLEXGRIP」、「PROGRIP」、「suregrip」、「パワーグリップ/POWER GRIP」、「NEOGRIP」、「SumoGrip」、「Naturalgrip/ナチュラルグリップ」等、多数の商標が出願・登録されていることが認められる(乙56〜68)。
 以上のような状況に照らすと、文房具の分野、とりわけ筆記具について、「GRIP」(グリップ)は、それ単独では自他識別力を有しないか、又は自他識別力はあっても微弱なものと認められる。したがって、本件商標がその構成中に引用商標「グリップ」と共通する「グリップ」の欧文字表記「GRIP」を含んでいても、そのことによって、本件商標を付した商品と引用商標を付した商品との間で出所の混同が生じるおそれがあるとは認められない。
(5) 以上のとおり、両商標の外観、称呼及び観念について検討したところに取引の実情を加味して総合判断すると、本件商標と引用商標とは、相紛れることのない非類似の商標と認めるのが相当である。

4 結論
 2に示したとおり、審決は、本件商標と引用商標とが商品において類似しないとした判断において誤ったものというべきであるが、3に示したとおり、本件商標は引用商標と非類似の商標と認められるものであるから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当するものではない。したがって、本件商標は商標法4条1項11号に違反して登録されたものではない、とした審決の判断には、結局、誤りがないことに帰し、この判断に基づき、「本件審判の請求は成り立たない」とした審決の結論は相当である。

〔研  究〕

1.この審決取消請求事件は、審決が、商標(標章)の類似性については全く判断せず、専ら指定商品の類似性についてのみ判断したことに対し、商品の類似性についての審決の判断を否定したが、審決では判断しなかった標章の類似性について判断し、標章の非類似を理由に、結局、審決の結論は相当であるとした事案である。
 しかし、高裁が、審決取消訴訟において、原告(審判請求人)が請求した審決の判断に対する誤りを認めながら、審決が判断を示していない問題に対して独自の立場から判断し、結局、審決の結論を相当であると判断したことは違法のおそれがある。
 この事件の審決取消し理由は、審決がした2つの登録商標間の指定商品の非類似の判断に対する問題である。指定商品の記載に「但し、・・・・及び類似商品を除く。」と記載されている除外商品の範囲をどのように解釈すべきかを原告は争点としたのであり、判決は原告の主張を認め、審決の考え方を否定したのである。そして、除かれた「類似商品」の範囲は限定的なものとし、原告の引用商標の指定商品には、「文房具類」中の「鉛筆類」も残されているものと解した。そうすると、本件商標は引用商標の指定商品とは類似しないと判断した審決は誤りであるとされた。

2.それはそれとして、次に示すように、審査時に拒絶引用された登録商標との類似性を回避するために、出願商標の広い指定商品から引用商標の指定商品を削除する補正書を提出する際に、「(但し・・・・を除く。)」と記載することがある。この但し書にある商品の範囲が争われたのが本件であり、今後、この判決が契機になって、無効審判事件が増加するかも知れない。
(1) 商標登録第928007号
 ・標章「T(モノグラム)」
 ・指定商品「文房具類」で出願したところ、拒絶理由通知を受けたので、「文房具類、但し三角定規,地球儀,計算尺,算盤を除く」と補正して登録を受けた。
 ・平成3年5月22日、使用商品「ペン軸」で更新出願し、更新登録を受けた。
(2) 商標登録第1487803号
 ・標章「PEANUTS/CharlieBrown」
・指定商品「紙類,文房具類」で出願したところ、拒絶理由通知を受けたので、「紙類,文房具類、但し、三角定規,地球儀およびその類似商品を除く」と補正して登録を受けた。
・平成3年8月27日、使用商品「鉛筆」で更新出願し、更新登録を受けた。
(3) 商標登録第1523757号
 ・標章「FUTURE」
・指定商品「紙類,文房具類」で出願したところ、拒絶理由通知を受けたので、「紙類,文房具類(ただしソロバン,計算尺を除く)」と補正して登録を受けた。
・平成4年2月1日使用商品「ゼムクリップ」で更新出願し、更新登録を受けた。
(4) 商標登録第1710163号
 ・標章「REPORTER レポーター」
・指定商品「紙類,文房具類」で出願したところ、拒絶理由通知を受けたので、「紙類,文房具類(ただし、定規,分度器,そろばん,計算尺,地球儀を除く)」と補正して登録を受けた。
・平成6年8月10日、使用商品「ボールペン」で更新出願し、更新登録を受けた。
(5) 商標登録第2128386号
 ・標章「TC (モノグラム)」
・指定商品「紙類,文房具類」で出願したところ、拒絶理由通知を受けたので、「紙類,文房具類、但し、三角定規,地球儀,計算尺,算盤を除く)」と補正して登録を受けた。
 ・平成11年4月16日、更新申請をして更新登録を受けた。
(6) 商標登録第2168430号(商公昭63−94870号)
 ・標章「MAGNEDEX」
・指定商品「索引カード,連続伝票用紙その他本類に属する商品(但し、 三角定規,地球儀,計算尺,算盤及びその類似商品を除く)」で出願 したところ、拒絶理由通知を受けたので、審判において「紙類,その他本類に属する商品(但し、三角定規,地球儀,計算尺,算盤及びその類似商品を除く)」と補正して登録を受けた。

3.過去の判決例を調査すると、東京高裁昭35(行ナ)16昭和38年11月28日13民判決(審決取消訴訟判決集昭和38年530頁)が見つかったので、直接的な証拠にはならなかったが、本件裁判では原告有利に援用した。
 この判決の判旨は、指定商品の旧旧第55類中の「鉱物性油」から「石油,機械油」を除外したとしても、除外商品は特にその除外の旨を明示した商品のみに限られ、「これらの類似商品」までも除外したことにはならないと解したことである。
 引用の登録商標は旧類別第55類所属の商品中、「石油、機械油、蝋、蝋燭」を除いたものをその指定商品としており、本願商標は前記類別所属の商品中の石油、機械油その他の鉱物性油のみをその指定商品とするものである。そこで問題は、引用の登録商標の指定商品において、石油、機械油だけに止まるのか、その他の鉱物性油をも含めてこれを除外したものと見るべきかである。原告はこの点について、前記の除外商品である他の鉱物性油をも含めて、全鉱物性油がその除外の対象となっているものと主張する。しかし一般に、ある概念中のものから、あるものを除外するとの表現形式がとられた場合においては、その除外したものは、特にこれを除外する旨を明示せられたものに限られ、その他のものには及ばないものと解するのが相当であり、本件においても除外せられたものは、特にその除外の旨を明示せられた石油及び機械油に限るものと判断しなければならない。
 これは定義の仕方の問題であって、本件引用の登録商標の指定商品において除外せられた石油が、前記原告主張のようなものであるとは直ちに必ずしもいい得ない性質のものである。そして前記引用商標の指定商品における除外品たる石油が如何なるものであるかは、前記引用商標の登録当時における取引界の実情に照して、当時の取引界において石油と称せられた商品が如何なるものを指したかを按じてこれを決するの外はないものと考えられるところである。単に石油といった場合には、灯油以外のものはこれを含まない趣旨においてこれを使用していたものと解するのが相当であるから、本件引用商標の指定商品における除外商品たる石油は灯油であって他の原油からの精製品はこれを含まないものと解せざるを得ない。
 従って本件引用の登録商標の指定商品中には、灯油たる石油と機械油を除く他の鉱物性油はこれに包含せられているものと解すべきであり、
本願商標の指定商品が、石油、機械油以外の鉱物性油を包含する以上、引用の登録商標と本願商標とはその指定商品において互いに抵触するものと解せざるを得ないところであって、これと趣旨を同じくする本件審決は相当であるというべきである。
 原告は若し引用商標の指定商品中に石油、機械油以外の鉱物性油を包含するものとすれば、第3者から前記の除外品たる石油、機械油を指定商品として同一商標の出願があればこれを許さざるを得ず、しかも現在においては、石油、機械油とその他の鉱物性油は類似商品であるから、この第3者の商標の指定商品は他の鉱物性油にも及ぶ結果、この他の鉱物性油については同一の商標が二重に登録せられる背理を招来するに至ると主張する。しかし引用商標の指定商品が前記認定の通り、石油、機械油以外の鉱物性油に及ぶ以上、石油、機械油とこれ以外の鉱物性油とはこれを類似商品と認めるのを相当とする現在においては、引用商標の指定商品は類似商品たる石油、機械油にも及ぶものと解せざるを得ず、従って前記原告主張のような自体の発生する余地はないものと考えられる。
 この判決例は、指定商品を但し書中に具体的な除外商品名を挙げて記載している場合は、除外を明示した商品のみに限られるものであり、「これらの類似商品」までも除外したものと解することはできないことを判示している。この「類似商品」とは、但し書中に記載されていようといまいと、関係はないということである。
 これを本件に適用すれば、指定商品の但し書の記載に捉われ、明示されていない「類似商品」の亡霊に惑わされ、「紙類,文房具類」と記載されていても、「文房具類」は形骸だけのものとなっていると解している審決の考え方はおかしいのである。

4.そこで、本件判決は、審決では何ら判断していなかった商標(標章)の類似についても踏み込んで判断したが、審決が争点とせず判断をしていない問題について、東京高裁が取り上げて判断を示したことは違法性があるので、その点を争う上告を現在検討中である。

5.なお、同一当事者の無効審判及び審決取消請求訴訟事件としては、東京高裁平成14年(行ケ)190号平成15年1月21日判決〈棄却〉(無効2000-35528号)がある。

[牛木理一]