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特許権移転登録手続請求事件:那覇地裁平成6年(ワ)740号平成9年 月 日判決、福岡高裁那覇支部平成9年(ネ)48号平成9年7月31日判決(原判決取消)、最高裁平成9年(オ)1918号平成13年6月12日判決( 認容・原判決破棄)(認容)

〔キーワード〕 
特許を受ける権利、冒認出願、移転登録手続請求権、特許を受ける権利と特許権との連続性、行政庁と裁判所の立場

 

〔事  実〕

 

 上告人(原告・被控訴人)S社は、平成4年8月11日、補助参加人Oと生ごみ処理装置の共同開発研究事業契約を結び、Oは業務用生ごみ処理装置を発明した(本件発明)。
 被控訴人は、本件発明にかかる特許出願の手続事務を被控訴人の取締役である控訴人Iに任せ、同年10月29日、本件発明について特許権者を参加人及び被控訴人とする特許の共同出願がされた。その後、控訴人は、平成5年6月25日に非控訴人から右特許を受ける権利を譲り受けたとして、同年6月29日、被控訴人の出願名義を控訴人 に変更するとの出願人の名義変更届けをし、平成8年3月28日、本件発明について特許権を参加人及び控訴人とする特許が登録された。
 本件は、被控訴人が、控訴人に対し、右特許を受ける権利を譲渡してはいないと主張して、第一請求記載のとおり、主位的に、本件特許の控訴人の特分の移転登録手続きを、予備的に、被控訴人が本件特許を有することの確認を求めるものである。
 なお、被控訴人は、右共同開発研究事業契約締結時に、本件特許を受ける権利の持分5分の1を譲り受けることを参加人と合意したと主張している。
 控訴人は、これに対し、(1)特許庁の無効審判手続きによること なしに本件のような請求をすることはできないと主張し、次いで (2)本件発明は参加人と控訴人の共同の発明である。当初、参加人 と被控訴人の共同出願をしたのは、従業員の発明は自動的に使用者(被控訴人)の発明になり、また、前記共同開発研究事業契約があるため本件特許を受ける権利は参加人と被控訴人に帰属していると誤解したことによるもので、その後、これが誤りであるとわかったので、前記出願人の名義変更届けをしたものであると主張する。
 したがって、本件における争点は、そもそも、(1)特許を受ける 権利を有する者と現実に登録された特許権者が異なる場合に、特許を受ける権利を有する者が特許の移転登録手続きの請求権を有するか、また、特許権が右特許を受ける権利を有する者に帰属することの確認を求めることができるか否かということと、これが肯定できる場合に、(2)本件特許を受ける権利が被控訴人に帰属していたか 否かである。
〔控訴審の判断〕
一 本件特許の移転登録手続請求権の有無
1. 産業上利用できる発明をした者は、その発明について特許を受ける権利を有し、この特許を受ける権利は譲渡が可能であるから、
発明者または右権利の譲受人は、右発明について特許庁に対し特許の付与という行政処分を求める特許出願権を有する(特29条1項、23条1項)。
2. そして、特許法では、出願後特許登録がされる間において、いわゆる冒認先願について拒絶査定をすることを認めている。(特49条6号)が、出願者を冒認出願者から真の出願権者に変更すること を求める請求権については、これを認める明文の規定はない。しかし、冒認出願後それに対する特許の設定登録がされるまでは、右出願に対する行政処分(登録)がされていない特許権の発生が未確定な状態にあり、この段階においては、冒認出願は特許出願でないものとみなし(特39条6項)、冒認出願につき右拒絶査定をすること として、真実の出願権者による出願に特許が付与されるよう法律上の配慮をしている趣旨に鑑みると、特許を受ける権利の承継があった場合に特許庁長官に対する届け出によって出願人を変更できるとしている同法34条の規定を類推適用し、真実の出願権者は、特許庁長官に対し、特許を受ける権利を有することを証明し、出願者を冒認者から真の出願権者に変更する届け出ができ、右証明のため、冒認者に対し、当該発明につき真の出願権者が特許を受ける権利を有することの確認判決を求めることができると解すべきである。
3. しかし、冒認出願ではあっても、これに対して付与された後は、右のような特許付与前と同様の方法によって、出願人の変更が認められると解することはできない。
 なぜならば、特許権は、行政処分である設定の登録によって発生するのであって(特66条1項)、冒認出願に対して特許の設置登録 がされた場合であっても、権限のある者によってこの特許が無効と判定されるまでは、これは有効な特許として取り扱わなければならない。そして、当該発明につき特許を受ける権利を有する者など審判請求について正当な利益を有する者は、右特許の無効の審判を請求することができ(特123条1項6号)、右無効の審判は行政処分で はあるが、特許法第6章の各規定を見ると、その手続は準司法的な 争訟手続きの性格を帯びていて、当該特許の無効事由の存否については、適正な専門技術的な立場からの判断が不可避であるため、第一次的に行政(審判)機関の判断(審決)に委ねられ、その後は、司法機関におけるその審決の取消訴訟等の行政訴訟手続きによることとしている(特第8章)ものである。
 したがって、右無効審判手続きに先立って、真の権利者から冒認出願による特許権者に対する特許権返還請求または特許出願権の確認請求について、司法判断をすることは、とりもなおさず、裁判所が真の権利者が求める特許権の設定処分をしあるいは特許庁に同様の設定処分を命ずるのと同様の結果となり、これは右のような特許争訟手続きの趣旨及び制度に悖ることになるからである。
 このような理由から、冒認出願であっても、これに対し特許の設定登録がされた後は、何人にも当該特許の返還を求める請求権はなく、特許出願権の確認を求める権利はないといわなければならない。
4. してみれば、本件においては、既に本件発明について特許の設定登録がされているのであるから、本件出願が冒認出願であるか否かすなわち被控訴人が真の出願権者であるか否かについて検討を加えるまでもなく、控訴人に対し、本件特許の控訴人の持分につき移転登録手続きを求める被控訴人の本件主位的請求は理由がない。
二 特許権の確認請求について
1. 被控訴人は、予備的に、控訴人との間で被控訴人が本件特許権を有するとの確認を求めるが、前述のように、特許権は、特許の設定登録によって発生するものであり、控訴人の名義変更届けが無効であっても、前記事案の概要の項に記載した事実によると、
被控訴人は、たかだか参加人との共同出願をしている状態に止まっているにすぎず、本件発明について特許の設定登録を受けていないのであるから、本件発明について特許権を有しないことは明らかであり、右確認請求は理由がない。
2. いま仮に、右確認請求を、本件発明について被控訴人が特許を受ける権利を有することの確認を求めているものと解するとしても、前一項においうて説示したところから、このような請求もやはり理由がないというべきである。
 なお、被控訴人は、本件特許を受けた発明と全く同一の本件発明につき、既に参加人との共同出願をしているから、控訴人が行った名義変更手続きが無効であるとして本件特許について無効の審決があれば、他の要件を具備する場合には、改めて出願を要せず、本件発明について特許を受けることができる余地もある。 三 結 論
 以上のとおり、被控訴人の本件主位的請求及び予備的請求はともに理由がなくこれを棄却すべきであるから、右主位的請求を認容した原判決は失当であり、本件控訴は理由がある。

 

〔上告審の判断〕

 

 上記の事実関係によれば,本件発明につき特許を受けるべき真の権利者は上告人及び上告補助参加人であり,被上告人は特許を受ける権利を有しない無権利者であって,上告人は,被上告人の行為によって,財産的利益である特許を受ける権利の持分を失ったのに対し,被上告人は,法律上の原因なしに,本件特許権の持分を得ているということができる。また,上記の事実関係の下においては,本件特許権は,上告人がした本件特許出願について特許法所定の手続を経て設定の登録がされたものであって,上告人の有していた特許を受ける権利と連続性を有し,それが変形したものであると評価することができる。
 他方,上告人は,本件特許権につき特許無効の審判を請求することはできるものの,特許無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても,本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され,本件発明について上告人が特許権者となることはできない結果になるのであって,それが不当であることは明らかである(しかも,本件特許権につき特許無効の審決がされることによって,真の権利者であることにつき争いのない上告補助参加人までもが権利を失うことになるとすると,本件において特許無効の審判手続を経るべきものとするのは,一層適当でないと考えられる。)。また,上告人は,特許を受ける権利を侵害されたことを理由として不法行為による損害賠償を請求する余地があるとはいえ,これによって本件発明につき特許権の設定の登録を受けていれば得られたであろう利益を十分に回復できるとはいい難い。その上,上告人は,被上告人に対し本件訴訟を提起して,本件発明につき特許を受ける権利の持分を有することの確認を求めていたのであるから,この訴訟の係属中に特許権の設定の登録がされたことをもって,この確認請求を不適法とし,さらに,本件特許権の移転登録手続請求への訴えの変更も認めないとすることは,上告人の保護に欠けるのみならず,訴訟経済にも反するというべきである。
 これらの不都合を是正するためには,特許無効の審判手続を経るべきものとして本件特許出願から生じた本件特許権自体を消滅させるのではなく,被上告人の有する本件特許権の共有者としての地位を上告人に承継させて,上告人を本件特許権の共有者であるとして取り扱えば足りるのであって,そのための方法としては,被上告人から上告人へ本件特許権の持分の移転登録を認めるのが,最も簡明かつ直接的であるということができる。
 もっとも,特許法は,特許権が特許庁における設定の登録によって発生するものとし,また,特許出願人が発明者又は特許を受ける権利の承継者でないことが特許出願について拒絶をすべき理由及び特許を無効とすべき理由になると規定した上で,これを特許庁の審査官又は審判官が第1次的に判断するものとしている。しかし,本件においては,本件発明が新規性,進歩性等の要件を備えていることは当事者間で争われておらず,専ら権利の帰属が争点となっているところ,特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であるから,本件のような事案において行政庁の第1次的判断権の尊重を理由に前記と異なる判断をすることは,かえって適当とはいえない。また,本件特許権の成立及び維持に関しては,特許料を負担するなど,被上告人の寄与による部分もあると思われるが,これに関しては上告人が被上告人に対して被上告人のした負担に相当する金銭を償還すべきものとすれば足りるのであって,この点が上告人の被上告人に対する本件請求の妨げになるものではない。
 以上に述べた点を考慮すると,本件の事実関係の下においては,上告人は被上告人に対して本件特許権の被上告人の持分につき移転登録手続を請求することができると解するのが相当である。
 そうすると,原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があり,この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上に説示したところによれば,上告人の請求を認容した第1審判決は正当として是認することができ,被上告人の控訴はこれを棄却すべきものである。
〔研  究〕
1. 控訴審判決を最初に読んだとき、この判決は専ら特許法の規定に依存していて、司法に対して公平かつ合目的的な判断を求める国民の立場からは、どうしても割り切れなかった。しかし、この疑問は上告審判決によって解消されたのである。
 被告(控訴人・被上告人)が、原告会社における立場を悪用して、特許出願中に行った虚偽の譲渡証書に基く出願人名義変更届が違法行為であったことを重視した地裁も最高裁も、冒認出願であることを原因に特許法上の特許無効審判の手続を経由して無効になれば、(1)他の共有者(参加人)の特許権も消滅すること、(2)原告が改めて同一の出願内容の出願をしていたとしても、新規性および先願性の点で不利な取り扱いを受けること等を考えた。
 そして、被告(上告人)がした適法な特許出願による特許を受ける権利(財産的利益)の持分を奪っているのだから、原告が本件発明について特許を受ける権利の持分を有することの確認を求めたことを不適法としたり、本件特許権の移転登録手続請求を認めないことは、原告の保護に欠けるし、訴訟経済にも反すると判示し、このような不都合を是正するためには、被告の有する本件特許権の共有者としての地位を原告に承継させることで足りるとし、本件特許権の持分の移転登録手続の請求を手続の請求を認めたのである。
2. 最高裁のこのような判断は、正に法的正義を実現したきわめて妥当性のある判断である。
 最高裁は、裁判所が行うこの判断をさらに合理的なものにするため、行政庁である特許庁が行う行政処分である審査・審判との関係を明らかにした。即ち、本件特許権については、新規性や進歩性等の技術の専門的知識経験を有する特許要件の具備の有無が争われているのではなく、専ら権利の帰属が争点となっているのだから、司法裁判所において判断し得る事項であると説示したのである。
 現実には、本件と似たようなケースは意外と多いのではなかろうか。したがって、この考え方は、同じような問題をかかえている利害関係人に勇気を与えることになるであろう。

[牛木理一]